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DROIT ET INTERNET

GOOGLE et le droit des marques

Par Anne Pigeon-Bormans et Koumba Koné

Publié le 17 juin 2006

Une nouvelle décision de condamnation du moteur américain de recherches pour son programme adwords :

Rappel des faits et Procédure

La société CNRRH exerce l’activité d’agence matrimoniale, elle est titulaire de la licence de marque EUROCHALLENGES pour des services de conseils, recherches et informations en relations humaines et agence matrimoniale. Cette licence lui a été concédée par Monsieur T., propriétaire de la marque. Elle exploite cette marque sur le site internet www.eurochallenges.com.

Monsieur Bruno R. a créé un site internet, en décembre 2002, sous le nom de domaine www.innaconsulting.fr proposant de mettre en relation ses utilisateurs avec des femmes Russes ou Ukrainiennes.

La société CNRRH a constaté qu’en tapant le mot « eurochallenges » sur le moteur de recherche GOOGLE, elle a constaté qu’apparaissait outre les adresses de ses sites, des liens commerciaux situés sur la droites de l’écran, renvoyant aux sites concurrents suivant : www.unicisparis.com, appartenant à la société TIGER ; et www.innaconsulting.fr, appartenant à Monsieur R.


La société GOOGLE, dont l’une de ses activités dénommé ADWORDS est un nouveau mode de référencement caractérisé par une sélection privilégiée de sites en contrepartie d’une redevance par les exploitants de ces sites, permet à ces derniers de voir s’afficher sur les pages de résultats du moteur de recherche un lien hypertexte renvoyant les utilisateurs vers lesdits sites.

En l’espèce, il est reproché à la société GOOGLE d’avoir concédé aux exploitants des sites www.unicisparis.com et www.innaconsulting.fr, l’usage du signe « eurochallenges », à titre onéreux. C’est dans ces conditions que la société CNRRH et Monsieur T. (propriétaire de la marque) ont assignés respectivement la société GOOGLE, la société TIGER et Monsieur Bruno R., en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

En première instance et par jugement du 14 décembre 2004 du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, GOOGLE a été condamné pour contrefaçon de marque, la société TIGER et Monsieur Bruno R. l’ont été également pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Ils sont tous condamnés solidairement à verser des dommages et intérêts à la société CNRRH et à Monsieur T.

GOOGLE et la société TIGER ont fait appel de cette décision.

Prétention des parties en appel

La société GOOGLE

GOOGLE prétend que la qualité de licencié non exclusif de la société CNRRH est irrecevable pour faire constater la contrefaçon d’une marque qu’elle ne détient pas ;

Elle prétend stocker des titres, mots clés et hyperliens fournis par les utilisateurs du service de référencement « Adwords », au titre de la loi du 21 juin 2004, de ce fait elle a le statut de prestataire de stockage, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est établi qu’elle a eu connaissance de l’infraction commise, ou qu’elle n’a pas agi de façon diligente lorsqu’elle en a eu connaissance.

Elle considère qu’elle n’est pas tenue de surveiller la nature des mots-clés sélectionnés par les exploitants des signes référencés et donc, ne peut être responsable du contenu des sites eux-même, de leurs activités éventuellement illicites et des contrefaçons commises sur les sites ;

Elle relève avoir respecté les prescriptions applicables aux prestataires de stockage en désactivant les liens commerciaux litigieux dès qu’elle en a eu connaissance, par la réception de l’assignation du 14 juin 2004 ;

Elle estime ne pouvoir connaître la marque EUROCHALLENGES, ni les produits et services déposés par celle-ci ;

Elle énonce enfin que les termes listés dans le générateur de mots-clés ne sont pas des marques, que le mot « eurochallenges » n’est pas une marque, qu’il ne désigne aucun produit ou service et que l’affichage de ce mot était destiné aux annonceurs qui connaissant leur produit et les signes de leurs concurrents, ne peuvent commettre la moindre confusion.

La société TIGER

- Sur la contrefaçon,

La société TIGER prétend que l’article L713.2 du CPI n’est pas applicable dans la mesure où elle exerce des activités qui ne sont pas strictement identiques à celles qui sont exercées par la société CNRRH et qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les noms commerciaux « UNICIS » et « EUROCHALLENGES » ;

- Sur la concurrence déloyale,

La société TIGER prétend que c’est la société GOOGLE qui lui a proposé une liste de mot et qu’elle a choisi le mot-clé « eurochallenges » en ignorant qu’il était protégé et que les deux sociétés n’ont pas la même activité et le même public ;

Elle prétend que la société GOOGLE savait que le mot constituait une marque déposée et sollicite donc sa garantie.

Monsieur Bruno R.

Monsieur Bruno R. prétend que c’est la société GOOGLE qui lui a proposé de faire figurer le mot « eurochallenges » parmi les mots-clés attachés à son annonce ;

Il fait appel à la garantie de la société GOOGLE, car elle aurait manqué à ses obligations contractuelles envers lui en ne l’avertissant pas des mises en demeure qui lui ont été adressées par les intimés et en ne prenant pas l’initiative de retirer les termes litigieux de sa liste de mot-clé.

La société CNRRH et Monsieur T.

La société CNRRH et Monsieur T. prétendent que la société CNRRH est parfaitement recevable à agir puisqu’elle a la qualité de licenciée de la marque inscrite à l’INPI, qui l’autorise à ester en justice ;

Ils estiment que la société TIGER fournit des services identiques à ceux de l’agence matrimoniale et de rencontre CNRRH et qu’à supposer que ces services soient seulement similaires, il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public ;

Ils considèrent que la responsabilité de GOOGLE se trouve en l’occurrence engagée au titre de son activité de prestataire de référencement publicitaire, laquelle est complètement différente de celles des prestataires de stockage, méta-balises et « registrars ».

Règle de droit

- Sur la recevabilité de l’action de la société CNRRH

Selon les dispositions de l’article L716-5 alinéa 1 et 2 du CPI, « l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».

- Sur la contrefaçon

Selon les dispositions de l’article L716-1 du CPI, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte au droit de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L713-2, L713-3 et L713-4.

En application de l’article L713-2, est interdit, sauf autorisation du propriétaire, l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés sans l’enregistrement ; Qu’en vertu de l’article L713-3, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés sans l’enregistrement ;

Solution

- Sur la recevabilité de l’action de la société CNRRH

La société CNRHH est titulaire de la licence d’exploitation de la marque eurochallenges, régulièrement inscrite, agit aux côtés du propriétaire de la marque en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait personnellement subi par suite des actes de contrefaçon de cette marque sur laquelle elle bénéficie d’une licence, son action est donc recevable sur l’application de l’article L716-5 alinéa 2.

- Sur la contrefaçon

Un procès verbal dressé par acte d’huissier constate qu’une recherche opérée au moyen du moteur de recherche www.google.fr sur le mot clé eurochallenges conduit à une première page de résultats comportant en haut à droit les deux annonces présentant un lien hypertexe vers les sites www.unicisparis.com et www.innaconsulting.fr qui correspondent aux sites de la société TIGER et de Monsieur Bruno R et permettent d’y accéder immédiatement ;

Selon la cour, le mot clé « eurochallenges » est un outil technique permettant le référencement des signes internet de la société TIGER et de Monsieur R. par le biais du moteur de recherche google. Et s’il ne désigne pas en tant que tel les produits ou services commercialisés pars ces exploitants, son utilisation n’en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque « eurochallenges » dès lors qu’elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de cette marque ;

Les liens commerciaux apparaissent sur la même page et en parallèle avec les sites internet pertinents trouvés grâce à l’utilisation du mot-clé litigieux, lequel reste affiché sur la page de l’écran en même temps que les résultats de la recherche ;

La cour considère que la contrefaçon de marque au sens du droit des marques réside en l’espèce, non dans l’utilisation d’un terme ayant en apparence une signification purement abstraite et déconnectée de tout contexte, mais dans la reproduction ou l’imitation du mot composant la marque « eurochallenges » en tant qu’elles sert à la publicité d’un concurrent de cette marque ;

Considère que le signe incriminé, tel qu’il apparaît à l’utilisateur du moteur de recherche, constitue à tout le moins une imitation de cette marque et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, puisqu’il permet d’accéder aux sites de la société TIGER et de Monsieur R., lesquels exercent une activité concurrente de celle de la société CNRRH ;

Que la contrefaçon par imitation de marque est caractérisée, il y a donc lieu de confirmer le jugement.

- Sur la contrefaçon par GOOGLE

Selon la cour, la société GOOGLE, si elle ne peut être tenue à une obligation de surveillance générale concernant la sélection de mot-clés effectuée par les exploitants des sites référencés, doit être en mesure d’interdire l’utilisation de mots-clés manifestement illicites ;

Elle ne peut se contenter de simples mises en garde à l’attention de ses clients, il lui incombe de mettre en œuvre les moyens lui permettant de vérifier que les mots-clés réservés par les annonceurs ne constituent pas la reproduction ou l’imitation de marques en vigueur ;

La cour estime qu’une telle vérification préalable s’avère parfaitement compatible avec les possibilités d’information dont dispose une société spécialisée dans la communication internet ;

De plus la société GOOGLE ne pouvait se fonder sur son ignorance car la société CNRRH, elle-même cliente du programme « Adwords » l’avait mise en demeure par un courrier daté de juin 2003, de cesser immédiatement la vente de la marque « eurochallenges » à ses concurrents. La cour considère qu’au surplus, la lettre du 04 mai 2004 qui met en demeure la société GOOGLE de cesser de vendre la marque « eurochallenges » à ses concurrents est également restée vaine et qu’un huissier a constaté que postérieurement à la mise en demeure, la présence du lien commercial www.unicisparis.com a encore été identifié ;

Qu’en fournissant l’outil technique permettant l’affichage de la publicité des sites de la société TIGER et de Monsieur R. lors de chaque recherche lancée sur le mot « eurochallenges », la société GOOGLE a fait un usage commercial de ce signe ;

Enfin la cour considère, outre que la contrefaçon n’implique pas que son auteur en soit le bénéficiaire, la responsabilité de la société GOOGLE se trouve en l’espèce engagée pour son fait personnel, lequel a consisté à fournir à ses clients annonceurs une prestation publicitaire faisant usage de la marque « eurochallenges » et destinée à assurer la promotion des services en ligne proposés par les concurrents du titulaire de cette marque.

Par conséquent, la cour confirme le jugement de première instance.

- Sur la contrefaçon de la société TIGER et de Monsieur R.

La cour considère qu’en effectuant une recherche sur le mot-clé « eurochallenges » formant la marque dont la société CNRRH est licenciée, l’internaute est mis en présence, sur la même page de l’écran, d’une publicité avec accès direct aux sites respectifs de la société TIGER et de Monsieur R.

La cour considère que les activités sont similaires, que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marque, l’intéressé peut difficilement soutenir que la marque de son principal concurrent lui était inconnue, que l’utilisateur du moteur de recherche peut se méprendre sur l nature des liens commerciaux entre le site de la société TIGER et celui de la société CNRRH ;

La cour confirme donc que la contrefaçon est caractérisée à ‘encontre de la société TIGER et de Monsieur R. par usage du signe « eurochallenges » pour promouvoir des services similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

- Sur la concurrence déloyale de la société TIGER et de Monsieur R.

Qu’en sélectionnant le mot-clé « eurochallenges » qui leur était suggéré par le moteur de recherche GOOGLE, alors qu’ils ne pouvaient légitimement ignorer que ce signe, suffisamment distinctif pour appartenir à un tiers, correspondait au nom commercial d’une entité directement concurrente, la société TIGER et Monsieur R. ont cherché à attirer l’internaute sur leur propre site dans des circonstances de nature à provoquer dans l’esprit d ce dernier une confusion avec l’activité de la société intimée ;

Le procédé mis en œuvre par eux à des fins de détournement de clientèle s’avère en l’occurrence d’autant plus fautif qu’il s’est effectué de manière occulte. La cour confirme par conséquent que le agissements énoncés, personnellement imputable à la société TIGER et à Monsieur R., sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.

Commentaires

L’inventivité commerciale du moteur de recherches californien le plus puissant du monde marque le pas devant les droits de propriété intellectuelle. La cour d’appel en soulignant qu’une "vérification préalable s’avère compatible avec les possibilités d’information dont dispose une société spécialisée dans la communication Internet", renvoie gentiment le moteur à sa propre compétence...

Les contentieux annoncés par plusieurs maisons d’éditions contre le projet de GOOGLE LIBRARY aboutiront très certainement aux mêmes solutions, le moteur ayant annoncé s’agissant de la numérisation des ouvrages non tombés dans le domaine public, qu’il les retirerait, à postériori, sur demande des ayants droits...

Reste que dans un contexte d’enlisement européen, de doute et de vieillissement galopant, la méthode et le pragmatisme de la société américaine GOOGLE, son dynamisme, ne peuvent qu’être soutenus et favorablement accueillis par ceux qui, conscients des enjeux de la mondialisation et des boulversements apportés par la technologie au quotidien, sont encore mûs par une quelconque pulsion de créativité et de vie.

P.-S.

Cour d’appel de Versailles du 23 mars 2006 disponible sur le site :<a
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